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Die Voraussetzungen der Markenrechtsverletzung sind in § 14 Markengesetz (MarkenG) bzw. bzw. Art. 9 der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) geregelt. Neben allgemeinen Voraussetzungen muss einer von drei gesondert aufgeführten Verletzungstatbeständen vorliegen. Man unterscheidet insoweit den Identitätsschutz, den Verwechslungsschutz und den Bekanntheitsschutz. Verschiedene praxisrelevante Verletzungekonstellationen führt das Gesetz selbst auf, wobei die gesetzlichen Beispiele nicht abschließend sind. Markenverletzungen können somit nur bei katalogartig aufgeführten Verletzungstatbeständen (§ 14 Abs. 2, 3 MarkenG, Art. 9 Abs. 1, 2 GMV) und bestimmten dazugehörigen Vorbereitungshandlungen (§ 14 Abs. 4 MarkenG) auftreten.

Allgemeine Voraussetzungen der Markenrechtsverletzung

Handeln im geschäftlichen Verkehr

Markenschutz besteht nur bei Handeln im geschäftlichen Verkehr. Dieser wird vom EuGH als eine "auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichtete kommerzielle Tätigkeit" definiert. Der BGH bezieht in den geschäftlichen Verkehr "alle Handlungen [ein], die einem beliebigen eigenen oder fremden Geschäftszweck dienen".

Kein Handeln im geschäftlichen Verkehr liegt bei rein privaten, wissenschaftlichen, politischen oder hoheitlichen / amtlichen Handlungen vor.

Beispiele: Kein Handeln im geschäftlichen Verkehr liegt vor bei einer Informationskampagne der Bundesregierung zur Aufklärung der Bevölkerung, beim Anbringen des Ferrari-Pferdes auf den eigenen Fiat durch einen Studenten, bei einem Vergleich verschiedener Werbekampagnen in einem Marketing-Lehrbuch.

In der Entscheidung "Ohrclips" hat der BGH einzelne Kriterien zur Abgrenzung von privaten und geschäftlichen Handlungen bei Internet-Angeboten benannt.

Fehlende Zustimmung des Markeninhabers

Hat der Berechtigte der Verwendung des Zeichens zugestimmt, so kommt eine Markenverletzung nicht mehr in Betracht. Eine Zustimmung des Inhabers einer Marke zur Verwendung durch Dritte kann in sehr unterschiedlichen Formen erfolgen. Oftmals wird die Zustimmung gegen Entgelt erteilt, wobei die Nutzungsdauer zeitlich befristet sein kann (Lizensierung). In solchen Fällen stehen dem Markeninhaber dann selbstverständlich keine Rechte mehr nach § 14 MarkenG zu.

Markenmäßige Benutzung

Markenschutz setzt (als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal) die markenmäßige Benutzung des konkreten Zeichens voraus. Der EuGH nimmt eine markenmäßige Benutzung an, falls  "die Marke zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen als solchen eines bestimmten Unternehmens, also als Marke, benutzt wird". In Fällen in denen "die Benutzung zu anderen Zwecken erfolgt" liegt hingegen keine markenmäßige Benutzung vor (vgl. EuGH - BMW/Deenik). Damit sind die rein beschreibende Benutzung einer Marke und sonstige Benutzungen, die keine Herkunftsvorstellungen auslösen vom Markenschutz ausgenommen.

EuGH und zwischenzeitlich auch der BGH prüfen in diesem Zusammenhang vierstufig die Voraussetzungen von § 14 Abs. 1 MarkenG bzw. Art. 9 Abs. 1 GMV. Die Benutzung der Marke muss 

1. ohne Zustimmung des Markeninhabers,
2. im geschäftlichen Verkehr,
3. für Waren oder Dienstleistungen,
4. mit der Folge mindestens einer (potentiellen) Beeinträchtigung einer Markenfunktion, insbesondere der Herkunftsfunktion, gegenüber Verbrauchern

erfolgt sein (vgl. EuGH - Arsenal/Reed und BGH - Ohrclips)

Einzelne Tatbestände der Markenrechtsverletzung

Allgemeine Formen der Markenverletzung

§ 14 Abs. 2 MarkenG benennt die einzelnen Verletzungstatbestände. Eine Verletzung von Markenrechten ist nur in dem dort geschilderten Umfang möglich. Soweit eine entsprechende Markenverletzung vorliegt kann der Markeninhaber unterschiedliche Ansprüche geltend machen.

Markeninhaber können sich nach § 14 Abs. 2 MarkenG auf die folgenden Schutzbereiche berufen:

1. Identitätsschutz, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
2. Verwechslungsschutz, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
3. Bekanntheitsschutz, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

Besondere Formen der Markenverletzung

Sodann benennt § 14 Abs. 3 MarkenG  verschiedene besonders relevante Konstellationen.  Die Aufzählung ist nicht abschließend. Insbesondere  die folgenden Benutzungshandlungen sind danach verboten:

1. das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4. unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5. das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.

Vorbereitungshandlungen einer Markenverletzung

Außerdem besteht Markenschutz für verschiedene Vorbereitungshandlungen von Markenverletzungen.  Nach § 14 Abs. 4 MarkenG ist es Dritten regelmäßig untersagt

1. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen

Rechtsfolgen der Markenrechtsverletzung

Wird ein Zeichen unter Verstoß gegen § 14 MarkenG genutzt, so stehen stehen dem Inhaber der Markenrechte gegenüber dem Verwender des verletzenden Zeichens verschiedene Abwehransprüche zur Verfügung, die im Rahmen der Verletzungsverfahren ausführlich dargestellt werden. Grundsätzlich sollte vor der gerichtlichen Geltendmachung dieser Ansprüche eine Abmahnung ausgesprochen werden.

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