Die Abmahnung kann bei Markenrechtsverletzungen ein für beide Seiten wirksames Instrument sein, um schnell und effizient die Markenverletzung zu beseitigen und zukünftige Markenrechtsverletzungen zu verhindern. Der Markeninhaber kann bei einer erfolgreichen Abmahnung meist schon in wenigen Tagen die Angelegenheit abschließen. Der Markenverletzer kann durch die Abmahnung regelmäßig eine finanziell verhältnismäßig günstigen Abschluss erzielen.
Allgemeines zur Abmahnung
Allgemeine, rechtsgebietsübergreifende Informationen zur Abmahnung, insbesondere zum rechtlichen Rahmen, zu Chancen und Risiken, Inhalten und Reaktionsmöglichkeiten finden sich im gesonderten Beitrag "Die Abmahnung". Nachfolgend werden die spezifischen Besonderheiten einer Abmahnung wegen Markenrechtsverletzungen dargestellt.
Ziel der Abmahnung bei Markenrechtsverletzung
Mit der Abmahnung wird das Ziel verfolgt, denjenigen, der Markenrechte verletzt ohne die Einschaltung eines Gerichts wirksam zu verpflichten, dieses rechtswidrige Verhalten zukünftig zu unterlassen. Deshalb wird der Verletzer zur Abgabe einer Unterlassungserklärung aufgefordert. Damit diese auch den nötigen Druck (und Erfolg) erzielt, sollte die Unterlassungserklärung mit einer angemessenen Vertragsstrafe versehen sein. So kann der Markeninhaber einigermaßen sicher sein, dass der Verletzter schon zur Vermeidung einer Vertragsstrafenzahlung zukünftig keine Markenrechtsverletzungen mehr begeht.
Besonderheiten der markenrechtlichen Abmahnung
Der verletzte Markeninhaber sollte vor dem Ausspruch einer Abmahnung stets die Auswirkungen der Abmahnung auf seine eigene Reputation kritisch prüfen.[1] Es existieren nicht wenige Fälle, in denen ein rechtliches Vorgehen suboptimal ist. Insbesondere bei Marken, welche einen hohen Sympathiebezug und eine entsprechende Fanbasis haben, kann ein rechtlich geprägter Angriff zu einem Imageschaden führen (Stichwort „Shitstorm“), welcher die Vorteile einer Meinung möglicherweise übersteigt. Hier stellt sich die Frage, ob auf eine Abmahnung grundsätzlich verzichtet wird. Alternativ könnte ein einfaches Hinweisschreiben versandt werden, welches die Kollisionslage schildert und hierzu konstruktive Lösungsvorschläge anbietet. Diese Lösungsvorschläge sollten nach Möglichkeit für den Empfänger kostenneutral sein, da hohe Kosten häufig ein maßgebliches Abwehrkriterium und Ausgangspunkt eines Shitstorms sind.
Neben Reputationsschäden, welche gerade auch bei berechtigten Abmahnungen auftreten können (s.o.), sind bei markenrechtlichen Abmahnungen auch allgemeine Schadenersatzansprüche zu berücksichtigen, welche aus einer unberechtigten Abmahnung, der sog. unberechtigte Schutzrechtsverwarnung[2] resultieren können. Neben dem abmahnenden Markeninhaber kann eine Schadenersatzpflicht auch dessen Rechtsanwalts betreffen[3]. Eine markenrechtliche Abmahnung sollte deshalb nur dann ausgesprochen werden, wenn der Markeninhaber über eine ausreichend sichere Rechtsposition verfügt.
Vor einer markenrechtlichen Abmahnung sollten immer auch mögliche Gegenangriffe bedacht werden. Ansatzpunkt des Abgemahnten hierfür ist insbesondere die Einrede der Nichtbenutzung der verletzten Marke bzw. ein hierauf gerichtetes Verfallsverfahren. Der abmahnende Markeninhaber sollte deshalb vor dem Ausspruch einer Abmahnung neben der allgemeinen Rechtslage immer auch sein eigenes Markensystem kritisch prüfen und mögliche Schwachstellen identifizieren.
Generell liegt markenrechtlichen Streitigkeiten häufig eine nicht abschließend klärbare, unklare Rechtslage zugrunde. Verbunden damit sind schwierige Prognosen über den Ausgang eines markenrechtlichen Rechtsstreits bzw. des Erfolgs einer Abmahnung. Nachdem beide an einer Abmahnung beteiligten Parteien, d.h. sowohl der Abgemahnte als auch der Abmahnende, die dargestellten nicht unerhebliche Risiken berücksichtigen müssen, bietet sich ggf. eine Berechtigungsanfrage als Alternative zur Abmahnung und der Abschluss einer Abgrenzungsvereinbarung als Alternative zu einem streitigen Gerichtsurteil an.
Umgekehrt kann in eindeutigen Fällen ggf. ausnahmsweise auch auf eine Abmahnung verzichtet werden und unmittelbar ein gerichtliches Verfahren (einstweiliger Rechtsschutz und/oder Hauptsacheverfahren) eingeleitet werden, um möglichst frühzeitig einen vollstreckbaren Titel zu erhalten. Ein solches Vorgehen bieten sich vor allem in Fällen wie z.B. der Markenpiraterie an. Dem Vorteil einer verkürzten Verfahrensdauer steht allerdings der Nachteil des prozessualen Kostenrisikos (§ 93 ZPO) gegenüber.
Muster markenrechtliche Abmahnung
[1] Instruktiv hierzu das Vorgehen von Lego gegen den „Held der Steine“, vgl. https://www.horizont.net/marketing/kommentare/held-der-steine-3-learnings-aus-dem-lego-shitstorm-172379 und https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/held-der-steine-lego-abmahnung-gattungsbegriff-markenrecht/, Abruf am 01.10.2021.
[2] Vgl. BGH, 15.07.2005, GSZ 1/04 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; ; BGH, 01.12.2015, X ZR 170/12 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II; BGH, 07.07.2020, X ZR 42/17 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung III.
[3] Vgl. BGH, 01.12.2015, X ZR 170/12 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II.
