Benutzungszwang im Markenrecht, §§ 25 f. MarkenG, Art. 18 UMV

Eine Marke muss gem. §§ 25, 26 MarkenG bzw. gem. Art. 18 UMV spätestens nach einer Benutzungsschonfrist von fünf Jahren tatsächlich verwendet werden. Andernfalls können aus der Marke keine Rechte hergeleitet werden. Außerdem kann die Marke auf Antrag in einem Widerspruchs- oder Löschungsverfahren zur Löschung gebracht werden. An die Benutzung werden bestimmte Anforderungen gestellt. Nicht jede Benutzung ist zum Erhalt des Markenschutzes ausreichend. Es existieren außerdem gesetzlich geregelte und in der Praxis relevante Ausnahmen vom Benuzungszwang. Daneben kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Heilung der Löschungsreife eintreten.

Übersicht

Beim Benutzungszwang handelt es sich um eine markenrechtliche Schrankenregelung. Die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke (z.B. im Widerspruchs- oder im Verletzungsverfahren) oder die Aufrechterhaltung der Eintragung (z.B. im Verfalls- oder relativen Nichtigkeitsverfahren) ist gem. § 25, 26 Abs. 1 MarkenG bzw. gem. Art. 18 Abs. 1 UMV davon abhängig, dass die Marke benutzt worden ist. Erforderlich hierfür ist, dass der Markeninhaber die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt. 

§ 26 Abs. 1 MarkenG, Art. 18 Abs. 1 UMV setzt im Grundsatz voraus:

Vom Grundsatz des Benutzungszwangs existieren Ausnahmen. So können einer zwingenden Benutzung entweder berechtigte Gründe oder die sog. Benutzungsschonfrist entgegenstehen. 

Soweit Ausnahmen nicht einschlägig sind und der Markeninhaber keine ausreichende Benutzung nachweisen kann, können unterschiedliche Rechtsfolgen eintreten. Daneben kommt unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Heilung der Löschungsreife in Betracht.

Konkrete Benutzung

§ 26 Abs. 1 MarkenG fordert zunächst die Benutzung der Marke selbst. Dies kann in denjenigen Fällen problematisch sein, in denen ein Zeichen nicht absolut identisch zur eingetragenen Marke verwendet wird. Generell kommt es darauf an, dass der maßgebliche Verkehrskreis das benutzte Zeichen und das eingetragene Zeichen als dasselbe Zeichen versteht. Davon ist in den folgenden Fallgruppen regelmäßig auszugehen:

• Identität: das Zeichen wird wie eingetragen benutzt.
• geringfügige Abwandlungen: die Herkunft der Ware ist unverändert erkennbar (z.B. bei korrigierter Rechtschreibung oder minimalen graphischen Änderungen).
• rein beschreibende Zusätze bei Wort- oder Bildmarken (z.B. wird der eingetragenen Marke "Idee" die Beschreibung "Kaffee" hinzugefügt, als "Idee Kaffee")

Bei der Benutzung einer Marke nach § 26 Abs. 1 MarkenG handelt es sich um die Verwendung des fraglichen Zeichens zur Herkunftsunterscheidung auf dem Markt für konkrete Waren oder Dienstleistungen, welche auch als Zweitkennzeichnung neben weiteren Herkunftskennzeichen gleicher oder anderer Art möglich ist und nicht (nur) als Unternehmenskennzeichen, beschreibende Angabe oder zur Dekoration erfolgt.^[5] 

Erforderlich ist eine funktionsgemäße Benutzung. Die Marke muss entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, benutzt werden. Die Marke muss insoweit die Gewähr bieten, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht werden, welches für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann.^[1] Eine funktionsgemäße rechtserhaltende Benutzung ist auch bei der Benutzung für gebrauchte Waren möglich.^[2]

Die Marke muss für die Waren- oder Dienstleistungsklassen benutzt worden sein, für welche die Marke eingetragen ist. Ausreichend ist grundsätzlich die Benutzung in einer (unselbstständigen) Unterkategorie, die zugleich auch für die übergeordnete Oberkategorie gilt. Handelt es sich um eine selbstständige Unterkategorie, liegt eine Benutzung nur für die Untergruppe vor.^[3]  Die Verwendung der Marke für Ersatzteile oder Zubehör kann eine rechtserhaltende Benutzung für die jeweilige Hauptware darstellen. Dies gilt selbst dann, wenn die Marke nicht nur für die Hauptware, sondern auch für deren (Einzel-) Teile eingetragen ist.^[4]

Auch eine von der Eintragung abweichende Benutzung stellt gem. § 26 Abs. 3 MarkenG bzw. Art. 18 Abs. 1 lit. a UMV eine Benutzung i.S.d. § 26 Abs. 1 MarkenG / Art. 18 Abs. 1 UMV dar, soweit nur eine geringfügig Abweichung vorlieget und die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.^[6]

Kann lediglich eine Benutzung für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen nachgewiesen werden (Teilbenutzung), so gilt die Marke für die lediglich als für die benutzten Waren oder Dienstleistungen eingetragen, vgl. z.B. Art. 47 Abs. 2 Satz 3 UMV, Art. 58 Abs. 2 UMV. Teilbenutzungen können also zu lediglich teilweise erfolgreichen Widersprüchen oder Anträgen führen.

Ernsthaftigkeit

Eine ernsthafte Markenbenutzung liegt vor, wenn sie in einem mengenmäßig bedeutsamen Umfang über einen nicht unerheblichen Zeitraum erfolgt. Das Erfordernis der Ernsthaftigkeit hat damit eine Mengen- und eine Zeitkomponente. Wann von einer ernsthaften Benutzung auszugehen ist, ist eine Frage des Einzelfalls.

Nach der Rechtsprechung des EuGH liegt eine ernsthafter Benutzung vor, wenn die Marke tatsächlich und nicht nur symbolisch allein zum Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte benutzt wird. Hierzu muss die Marke in einer üblichen und wirtschaftlich sinnvollen Art und Weise benutzt werden^[9]. Der Markeninhaber muss die Marke dazu benutzen, um für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen einen Marktanteil zu gewinnen oder zu behalten^[10].

Die Ernsthaftigkeit der Benutzung wird anhand verschiedener Kriterien geprüft, welche zueinander in einer Wechselwirkung stehen, insbesondere 

• Umsatz- und Verkaufszahlen
• Geschäftsumfang
• Frequenz und Dauer der Benutzungshandlungen
• Herstellungs- und Vermarktungskapazität,
• Diversifikation des Geschäfts
• Natur der relevanten Waren und Dienstleistungen. 

Die Kriterien für eine ernsthafte Benutzung sind eher streng.^[11] Der Nachweis der Benutzung oder des Vorliegens berechtigter Gründe für die Nichtbenutzung obliegt dem angreifenden Markeninhaber, z.B. dem Widersprechenden.

Allerdings kann selbst eine minimale Benutzung ausreichend sein, wenn diese wirtschaftlich nachvollziehbar ist. Im Sonderfall kann auch Benutzung durch einen einzelnen Kunden, der die Waren importiert, ausreichen, wenn die Einfuhr für den Markeninhaber einen ernsthaften wirtschaftlichen Hintergrund hat.^[12]

Auch ein geringer Umsatz von kurzem Zeitraum kann für die Annahme einer ernsthaften Benutzung ausreichend sein (im entschiedenen Fall 12.500 DM Umsatz in vier Monaten mit ca. 450 Packungen für Produkt mittlerer Preisklasse; insgesamt weniger als 1% des Gesamtumsatzes). Auch Produkte mit kleinen Umsätzen sind für Firmen aus unterschiedlichen Gründen interessant.^[13]

Für die Annahme einer ernsthaften Benutzung ist einerseits eine Gewinnerzielungsabsicht nicht erforderlich^[14]. Andererseits genügt die bloße Benutzung auf kostenlosen Werbegeschenken nicht^[15].

Berechtigter Nutzer

Relevanter Nutzer ist zunächst der Markeninhaber.

Die Benutzung der Marke kann aber mit Zustimmung des Inhabers auch durch einen Dritten, insbesondere durch einen Lizenznehmer, erfolgen. Diese Benutzung gilt gem. § 26 Abs. 2 MarkenG, Art. 18 Abs. 2 UMV als Benutzung durch den Inhaber.

Relevantes Nutzungsgebiet

Das Erfordernis einer Benutzung im Inland bzw. der Nutzung in der Europäischen Union stellt nochmals klar, dass das Territorialitätsprinzip zu beachten ist. Der Begriff des Inlands bzw. der Union stellt auf den Geltungsbereich des MarkenG bzw. der UMV ab.

Für eine Benutzung genügt die Markierung im Inland gem. § 26 Abs. 4 MarkenG bzw. in der Europäischen Union gem. Art. 18 Abs. 1 lit. b UMV auch in den Fällen, in denen die Waren ausschließlich für den Export bestimmt sind. 

Auf die geografische Verbreitung kommt es insbesondere bei der Unionsmarke nicht an. Solange eine ernsthafte Benutzung in einem (relevanten) Teil der Europäischen Union vorliegt, ist die rechtserhaltende Benutzung für die gesamte Union gegeben. Dabei kommt es immer auf den Einzelfall an. Staatsgrenzen sind für die Beurteilung nicht relevant. Es besteht auch keine Pflicht, die Marke in mehr als einem EU-Land zu benutzen. Andererseits gibt es auch keine Regel, dass die Benutzung in einem (kleinen) EU-Land auf jeden Fall ausreicht.^[7]

Das Deutsch-Schweizerische Abkommen von 1892, nach dem eine ernsthafte Benutzung in der Schweiz eine Benutzung in Deutschland entbehrlich macht, findet für den Nachweis der Benutzung bei Unionsmarken keine Anwendung, weil das Unionsmarkensystem insoweit autonom ist.^[8]

^[1] Vgl. EuGH, 17.10.2019, C-514/18, GRUR-RR 2020, 100, Rn. 36 ff. – Steirisches Kürbiskernöl.

^[2] Vgl. EuGH, 22.10.2020, C‑720/18 und C‑721/18, GRUR 2020, 1301 Rn. 61 ff. – Ferrari/DU [testarossa]

^[3] Vgl. EuGH, 16.07.2020, C-714/18 P, GRUR-RS 2020, 16105 Rn. 29 ff. und 33 ff. – ACTC/EUIPO [tigha/TAIGA]; EuGH, 22.10.2020, C‑720/18 und C‑721/18, GRUR 2020, 1301 Rn. 36 ff. – Ferrari/DU [testarossa].

^[4] Vgl. Vgl. EuGH, 22.10.2020, C‑720/18 und C‑721/18, GRUR 2020, 1301 Rn. 61 ff. – Ferrari/DU [testarossa].

^[5] Vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, Rn. 24 zu § 26.

^[6] Vgl. etwa EuG, 13.09.2016 T-146/15; EuG, 23.09.2015, T-426/13 - AINHOA. 

^[7] Vgl. EuGH, 19.12.2012, C-149/11 - ONEL

^[8] Vgl. EuGH, 12.12.2013, C-445/12 P - Rivella International AG / HABM.

^[9] Vgl. BGH, 05.12.2012, I ZR 135/11 – Duff Beer.

^[10] Vgl. EuGH, 11.03.2003, C-40/01, Rn. 37, 43 – Ansul/Ajax; BGH, 09.06.2011, I ZR 41/10, Rn. 42 – Werbegeschenke; BGH, 25.04.2012, I ZR 156/10, Rn. 12 – Orion.

^[11] Vgl. etwa EuG, 17.01.2013, T-355/09 – Reber Holding GmbH & Co. KG ./. HABM.

^[12] Vgl. EuGH, 27.01.2004, C-259/02 – La Mer.

^[13] Vgl. EuG, 08.07.2004, T-334/01 - HIPPOVIT

^[14] Vgl. EuGH, 27.09.2007, C-442/07 - Radetzky

^[15] Vgl. EuGH, 15.01.2009, C-495/07 - WELLNESS

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