Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Marke wegen Verfalls auf Antrag gelöscht werden. Einzelheiten hierzu sind in § 49 MarkenG geregelt. Ein (Popular-) Antrag auf Löschung wegen Verfalls kann von jedermann gestellt werden und leitet ein Löschungsverfahren z.B. vor dem Markenamt ein, in dem die Voraussetzungen des Verfalls geprüft werden. Das amtliche Löschungsverfahren wegen Verfalls ist in § 53 MarkenG näher spezifiziert: Es beginnt mit einem Antrag beim DPMA und endet mit einer Entscheidung des DPMA über die Löschung der Marke wegen Verfalls.
Übersicht
Als Verfall bezeichnet das Gesetz gem. § 49 MarkenG eine Löschungsreife wegen eines der folgenden Gründe: Nichtbenutzung der Marke, gebräuchlicher Bezeichnung, Täuschungseignung oder Verlust Markeninhaberfähigkeit. In der Praxis häufigster Verfallsgrund ist die Löschung wegen Nichtbenutzung wegen Nichtbenutzung der Marke.
Alle Verfallsgründe müssen dabei nachträglich eingetreten sein. Sonst erfolgt die Löschung wegen absoluter Nichtigkeit nach § 50 MarkenG.
Der Antragsteller hat die Wahl, ob er das Verfallsverfahren beim DPMA (Amtsverfahren) oder vor dem ordentlichen Gericht (Gerichtsverfahren) einleitet.
Im nachfolgend dargestellten Amtsverfahren kann die Marke unter den Voraussetzungen des § 53 MarkenG vom DPMA gelöscht werden. In § 53 MarkenG werden ab dem 01.05.2020 die bisherigen Regelungen des § 54 MarkenG a.F. auf die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit ausgedehnt.
In § 53 MarkenG sind die Einzelheiten zum Verfahren auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit geregelt: Antragstellung, Antragsbefugnis, die Unterrichtung des Markeninhabers vom Verfalls- oder Nichtigkeitsantrag, die Einleitung eines Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahrens nach erfolgtem Widerspruch und die Einrede der Nichtbenutzung im Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren.
Der Verfahrensablauf des Amtsverfahrens gestaltet sich wie folgt:
Antrag
Formalien
Zuständigkeit
Entscheidet sich der Antragsteller für ein amtliches Verfallsverfahren nach § 53 MarkenG ist das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) zuständig.
Über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien darf dabei bei Antragstellung nicht bereits durch unanfechtbaren Beschluss oder rechtskräftiges Urteil entschieden worden sein, da ansonsten der Antrag unzulässig ist. Eine Wiederholung des rechtskräftig zurückgewiesenen Löschungsantrags scheitert an den Grundsätzen der materiellen Rechtskraft (§§ 322, 325 ZPO), wenn derselbe Löschungsgrund von demselben Antragsteller geltend gemacht wird.
Antragsbefugnis
§ 53 Abs. 2 MarkenG benennt die Berechtigten, die einen Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke können. Der Antrag kann von jeder natürlichen oder juristischen Persongestellt werden sowie von jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmern, Händlern oder Verbrauchern, der am Verfahren beteiligt sein kann.
Es handelt sich um einen sog. Popularantrag. Als Popularantrag ist ein eigenes Interesse des Antragstellers nicht erforderlich. Der Antragsteller nimmt das öffentliche Interesse an der Löschung ungerechtfertigter Markeneintragungen wahr.
Ein Antrag aus rein wissenschaftlichem Interesse an einer Klärung von Rechtsfragen ist aber wegen Rechtsmissbrauchs unzulässig[4].
Form / Formular
§ 53 Abs. 1 MarkenG regelt die formellen Verfahrensvoraussetzungen eines Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke. Der Antrag ist schriftlich, vorzugsweise mit dem entsprechenden Formular, beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen.
Wird eine Marke nur für einen Teil der Waren benutzt, die unter die Oberbegriffe im Verzeichnis fallen, muss der Oberbegriff ggf. im Verfahren ersetzt werden[5]. Wenn die Marke z.B. für „Bekleidung“ eingetragen, aber nur für „Hosen“ benutzt worden ist, muss das Verzeichnis entsprechend eingeschränkt werden.
Frist
Für Einreichung des Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der relativen Nichtigkeit selbst besteht keine Frist. Der Antrag kann jederzeit eingereicht werden.
Zu beachten ist allerdings bei einem Verfallsantrag wegen Nichtbenutzung ggf. die Benutzungsschonfrist. Wird ein Antrag auf Erklärung des Verfalls innerhalb der Benutzungsschonfrist eingereicht, kann das Verfallsverfahren bereits daran scheitern.
Außerdem sollte der Antragsteller bei einem Verfallsantrag wegen Nichtbenutzung die Frist von drei Monaten des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG beachten. Hierbei handelt es sich zwar nicht um eine zwingende (Ausschluss-) Frist. Allerdings kann sich die Nichtberücksichtigung der Drei-Monatsfrist maßgeblich auf die Erfolgsaussichten des Verfallsverfahrens auswirken.
Im Gegensatz zur fehlenden Antragsfrist beim Verfallsantrag sieht § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG beim Löschungsantrag wegen absoluter Schutzhindernisse bzw. absoluter Nichtigkeit eine Frist vor.
Inhalte
Es müssen mit dem Antrag die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel angegeben werden.
Aufgrund der kontradiktorischen Ausgestaltung des Löschungsverfahrens kann eine Erweiterung des Löschungsbegehrens unter den Voraussetzungen der §§ 263, 264 ZPO erfolgen.
Verfallsgründe
Nichtbenutzung der Marke
Die Eintragung einer Marke wird gem. § 49 Abs. 1 MarkenG auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nicht gem. § 26 MarkenG benutzt wurde.[10] Den Inhaber der Marke trifft die Darlegungs-[1] und Beweislast[2] dafür, dass seine Marke ernsthaft benutzt worden ist.
Dabei existiert eine Benutzungsschonfrist von fünf Jahren. Die Nichtbenutzung der Marke kann als Verfallsgrund erst geltend gemacht werden, wenn sie nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt wurde.
Ausnahmsweise kann der Verfall einer Marke gem. § 49 Abs. 1 S. 2 MarkenG nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende der o.g. Benutzungsschonfrist und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 MarkenG begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Allerdings muss der Beginn oder die Wiederaufnahme der Markennutzung gutgläubig erfolgt sein, vgl. § 49 Abs. 1 S. 3 MarkenG.
Für den Hauptfall der Löschung wegen Nichtbenutzung ist aus Sicht des Antragsstellers für einen Löschungsantrag die Drei-Monatsfrist gem. § 49 Abs. 1 Satz 3 zu beachten. Hat der Inhaber einer älteren Marke Kenntnis davon, dass ein Löschungsantrag gegen seine Marke gestellt werden könnte, hat eine anschließende Benutzungsaufnahme keine heilende Wirkung, wenn innerhalb von drei Monaten ein Löschungsantrag tatsächlich gestellt wird. Wer eine Löschung gegenüber dem Markeninhaber androht, sollte deshalb innerhalb von drei Monaten auch einen Antrag auf Löschung stellen.
Gebräuchliche Bezeichnung
Ein Verfallsgrund liegt nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch vor, wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist.
Wann eine gebräuchliche Bezeichnung vorliegt, richtet sich nach der Verkehrsauffassung. Zu berücksichtigen sind sämtliche Verbraucher oder Endabnehmer und ggf. auch die am Vertrieb beteiligten Gewerbetreibende. Regelmäßig ist die Auffassung der Endabnehmer aber entscheidend.[13]
Die Herabstufung muss infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit des Inhabers geschehen sein. Praxisrelevant ist dabei vor allen die Unterlassensvariante.
Täuschungseignung
Nach § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt ein weiterer Verfallsgrund vor, wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen.
Täuschungseignung setzt dabei zunächst voraus, dass die Marke geeignet ist, im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, den Verkehr über wesentliche Merkmale der Produkte zu täuschen. Darüber hinaus muss diese Täuschungseignung gerade auf die Benutzung durch den Inhaber zurückzuführen sein.
Verlust Markeninhaberfähigkeit
Soweit der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 MarkenG genannten Voraussetzungen erfüllt, d.h. keine natürliche Person, juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft mehr ist, liegt gem. § 49 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ebenfalls ein Verfallsgrund vor.
Gebühren
Bereits mit der Antragstellung hat der Antragsteller zunächst eine reduzierte Gebühr von 100 EUR zu zahlen, GebVerz Nr. 333 400 n.F. Erst nach Zahlung der Gebühr wird der Antrag dem Markeninhaber zugestellt.
Nach erfolgtem Widerspruch fällt eine Gebühr zur Weiterverfolgung an, § 53 Abs. 5 S. 4 MarkenG. Diese beträgt 300 EUR, GebVerz Nr. 333 450 n.F. Das Verfallsverfahren wird nur fortgesetzt, wenn diese Gebühr innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchs gezahlt wird. Anderenfalls gilt das Verfallsverfahren als abgeschlossen.
Widerspruch
Der Antrag wird zunächst dem Markeninhaber zugestellt. Mit der Zustellung läuft eine Zwei-Monats-Frist für den Markeninhaber, der Löschung zu widersprechen.
Unterbleibt der Widerspruch oder widerspricht der Markeninhaber nicht rechtzeitig, erfolgt durch das DPMA die Erklärung des Verfalls und die Eintragung der Marke wird gelöscht.
Widerspricht der Markeninhaber der Löschung, wird das eigentliche Löschungsverfahren als kontradiktorisches Amtsverfahren vor dem DPMA durchgeführt. Es wird vor den Markenabteilungen geführt, so dass unmittelbar das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben ist.
Prüfung
Nach fristgerechter Zahlung der Gebühr zur Weiterverfolgung nimmt das DPMA die materiell-rechtliche Prüfung des Antrags vor. Dabei wird neben den Ausführungen im Verfallsantrag auch die Erklärung des Markeninhabers berücksichtigt, welcher dieser mit seinem Widerspruch übermittelt hat.
Abschluss
Das amtliche Verfallsverfahren endet entweder mit der Erklärung des Verfalls und anschließender Löschung der Marke im Register oder durch Zurückweisung des Antrags und Ablehnung der Löschung
Wegen der kontradiktorischen Ausgestaltung führt eine vorherige Rücknahme des Löschungsantrags auch zur Beendigung des Verfahrens. Ausgenommen hiervon sind nur die Fälle der (eher seltenen) absoluten Löschungsgründe des § 8 Abs. 2 Nr. 4 – 14 MarkenG, in denen das DPMA das Verfahren gemäß § 50 Abs. 3 MarkenG von Amts wegen fortführt.
[1] Vgl. EuGH, 10.03.2022, C-183/21, Rn. 30 ff. – Maxxus/Globus.
[2] Vgl. EuGH, 22.10.2020, C‑720/18 und C‑721/18, GRUR 2020, 1301 Rn. 73 ff. – Ferrari/DU [testarossa].
[4] Vgl. BGH, 23.09.2015, I ZR 15/14, GRUR 2016, 83 – Amplidect.
[5] Vgl. BPatG, 08.08.2007, 32 W (pat) 272/03, GRUR 2008, 451 – VIP.
[13] Vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl. 2010, Rn. 34 zu § 49 MarkenG.
