Das Institut der Eintragungsbewilligungsklage gem. § 44 MarkenG trägt der Tatsache Rechnung, dass das registerrechtliche Widerspruchsverfahren nur beschränkte Angriffs- und Verteidigungsmöglichkeiten bietet und auch nur beschränkte Sachverhaltsvorträge zulässt. Das DPMA kann nur die Tatsachen berücksichtigen, die sich aus den vorgelegten Unterlagen ergeben, insbesondere auf Seiten des Markeninhabers nur das eingetragene und angegriffene jüngere Markenrecht. Das Widerspruchsverfahren kann daher zu materiell-rechtlich unzutreffenden Ergebnissen führen.
Beispiel:
Ein Unternehmen meldet sein Firmenschlagwort als Marke an, nachdem das Firmenschlagwort bereits seit vielen Jahren in der betreffenden Branche benutzt worden ist. Ein Widersprechender verfügt über ein registriertes Markenrecht für ähnliche Waren und legt daher erfolgreich Widerspruch ein. Materiell-rechtlich verfügt der Markenanmelder aufgrund des älteren Firmenrechts jedoch über prioritätsältere, also bessere Zeichenrechte, die er im Widerspruchsverfahren jedoch nicht geltend machen kann.
Der Markeninhaber kann daher im Wege der Klage gegen den Widersprechenden geltend machen, dass ihm trotz der Löschung der Eintragung nach § 43 MarkenG ein Anspruch auf die Eintragung nach § 44 MarkenG zusteht. Die Klage ist bei den für Kennzeichenstreitsachen zuständigen ordentlichen Gerichten einzureichen, nicht beim DPMA oder BPatG.
Die Klage ist spätestens innerhalb von sechs Monaten nach der Unanfechtbarkeit der Entscheidung, mit der die Eintragung gelöscht worden ist, zu erheben.
Wird aufgrund der Eintragungsbewilligungsklage die Eintragung vorgenommen, behält die Marke den ursprünglichen Zeitrang (§ 44 MarkenG). Ein Erwerb von
Zwischenrechten ist ausgeschlossen. Allerdings ist analog § 91 Abs. 8 MarkenG für den Zeitraum des Schwebezustands eine Benutzung durch gutgläubige Dritte zulässig.
Die Eintragungsbewilligungsklage ist kein Rechtsmittel für das Widerspruchsverfahren. Soweit im Widerspruchsverfahren eine endgültige Entscheidung gefällt werden konnte, ist das ordentliche Gericht an die dortige Beurteilung gebunden. In der Eintragungsbewilligungsklage müssen daher Klagegründe geltend gemacht werden, die über den Gegenstand des Registerverfahrens hinausgehen. Hierzu gehört insbesondere auch die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, da hierüber im Widerspruchsverfahren aufgrund des registerrechtlichen Charakters keine abschließenden Feststellungen getroffen werden können.
Mit der Eintragungsbewilligungsklage wird der Beklagte zur Einwilligung in die Eintragung gegenüber dem DPMA verurteilt. Mit Rechtskraft des Urteils gilt diese Erklärung als abgegeben (§ 894 ZPO). Ob die Erklärung auch freiwillig abgegeben werden kann, ist strittig.
Eine Variante der Eintragungsbewilligungsklage ist die ebenfalls als zulässig angesehene Klage auf Rücknahme des Widerspruchs („vorgezogene Eintragungsbewilligungsklage“).
Ist die Eintragungsbewilligungsklage erfolgreich, beginnt die Benutzungsschonfrist neu zu laufen (§ 26 Abs. 5 MarkenG analog).
