Von großer praktischer Bedeutung ist im Widerspruchsverfahren die Einrede der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke, § 43 Abs. 1 MarkenG. Soweit der Widerspruchsgegner, also der Inhaber der angegriffenen Marke, die Einrede der Nichtbenutzung erhebt, muss der Widerspruchsführer einen Nachweis erbringen, dass er seine Marke nach den Vorgaben der §§ 25, 26 MarkenG benutzt hat.
Im Widerspruchsverfahren ist ein konkreter Nachweis der Benutzung, erforderlich welcher allerdings gem. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG auch durch eine eidesstattliche Versicherung erbracht werden kann.
Bei der Entscheidung über den Widerspruch wird die Marke nur für die Waren und Dienstleistungen als eingetragen angesehen, für die eine Benutzung nachgewiesen worden ist, § 43 Abs. 1 MarkenG a. E.
Bei Widersprüchen, welche vor dem 14.01.2019 eingelegt wurden, gilt gem. § 158 Abs. 5 MarkenG die alte Fassung des § 43 MarkenG. Insoweit reicht zunächst die Glaubhaftmachung der Benutzung aus.
Zudem sind für die glaubhaft zu machende rechtserhaltende Benutzung zwei 5-Jahres-Zeiträume zu beachten, nämlich
- der 5-Jahres-Zeitraum vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die Widerspruch eingelegt ist und
- der 5-Jahres-Zeitraum vor der Entscheidung über den Widerspruch, ggf. auch in den Rechtsmittelinstanzen!
Zieht sich das Widerspruchsverfahren über eine längere Zeit hin – was häufig der Fall ist -, ist insbesondere der sog. wandernde 5-Jahres-Zeitraum von dem Inhaber der Widerspruchsmarke zu beachten. Ggf. sind unaufgefordert neue Nachweise einzureichen (Haftungsfalle!).
Eine Ausschlussfrist für die Erhebung der Einrede gibt es vor dem DPMA nicht, so dass die Einrede bis zur Grenze des Missbrauchs in jedem Verfahrensstadium erhoben werden kann.
Im Übrigen gilt auch bei älteren Widerspruchsverfahren grundsätzlich die Benutzungsschonfrist wie oben ausgeführt. Abweichungen ergeben sich bei der Berechnung. Diese bemisst sich bei vor dem 14.01.2019 eingelegten Widersprüchen ab dem Zeitpunkt der eigenen Eintragung (ggf. durch ein abgewehrtes Widerspruchsverfahren gem. § 26 Abs. 5 a.F. MarkenG verlängert).
